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實(shí)用新型專(zhuān)利權評價(jià)報告與無(wú)效宣告請求審查決定不一致因素探討及應對建議

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灣區知識產(chǎn)權5年前
實(shí)用新型專(zhuān)利權評價(jià)報告與無(wú)效宣告請求審查決定不一致因素探討及應對建議

實(shí)用新型專(zhuān)利權評價(jià)報告與無(wú)效宣告請求審查決定不一致因素探討及應對建議

#本文僅代表作者觀(guān)點(diǎn),未經(jīng)作者許可,禁止轉載,不代表IPRdaily立場(chǎng)#


來(lái)源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:劉林敬 北京超成律師事務(wù)所

原標題:實(shí)用新型專(zhuān)利權評價(jià)報告與無(wú)效宣告請求審查決定——不一致因素探討及應對建議


2008年修改專(zhuān)利法時(shí)誕生的專(zhuān)利權評價(jià)報告制度與此前的檢索報告制度在很多方面都存在進(jìn)步和完善,實(shí)踐中其對于幫助和引導專(zhuān)利權人或利害關(guān)系人有效行使專(zhuān)利權起到了有益的作用。二者之間既具有共同之處,又在程序和效力等方面存在諸多不同。本文針對實(shí)用新型專(zhuān)利權評價(jià)報告與無(wú)效宣告請求審查決定不一致的現象為研究對象,試圖通過(guò)解析案例對其原因進(jìn)行了初步探討與分析,并提出權利人在評價(jià)報告不利時(shí)的應對建議。


摘要:


2008年修改專(zhuān)利法時(shí)誕生的專(zhuān)利權評價(jià)報告制度與此前的檢索報告制度在很多方面都存在進(jìn)步和完善,實(shí)踐中其對于幫助和引導專(zhuān)利權人或利害關(guān)系人有效行使專(zhuān)利權起到了有益的作用。無(wú)效宣告請求審查是任何單位或者個(gè)人在專(zhuān)利公告授權后認為該專(zhuān)利權的授予不符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則有關(guān)規定,而請求國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利復審委員會(huì )宣告該專(zhuān)利權無(wú)效的審查程序【1】。二者之間既具有共同之處,例如均涉及專(zhuān)利權穩定性的評價(jià),但又在程序和效力等方面存在諸多不同。本文針對實(shí)用新型專(zhuān)利權評價(jià)報告與無(wú)效宣告請求審查決定不一致的現象為研究對象,試圖通過(guò)解析案例對其原因進(jìn)行了初步探討與分析,并提出權利人在評價(jià)報告不利時(shí)的應對建議。


關(guān)鍵詞:專(zhuān)利權評價(jià)報告  無(wú)效宣告請求審查決定  不一致因素


一、引言


2000年修改的專(zhuān)利法完善了實(shí)用新型專(zhuān)利的初步審查制度,對于不符合授權客體、涉外案件沒(méi)有委托國內代理機構等情形設置了明顯實(shí)質(zhì)性缺陷審查,但并不涉及新穎性、創(chuàng )造性的評價(jià).由于不經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查,難免造成實(shí)用新型專(zhuān)利不穩定的情況,因此2000年的修改增加了實(shí)用新型專(zhuān)利的檢索報告制度。但關(guān)于實(shí)用新型專(zhuān)利檢索報告制度的規定較為籠統,很多內容并未明確,例如請求作出報告的時(shí)機、請求主體、出具報告的時(shí)限、報告出具次數、公開(kāi)性等【2】。因此,在2008年再次修改專(zhuān)利法時(shí),這一制度得到了進(jìn)一步完善,實(shí)用新型專(zhuān)利權評價(jià)報告制度由此誕生【3】。


實(shí)用新型專(zhuān)利權評價(jià)報告在審查范圍和內容上更加廣泛,更具時(shí)效性、公開(kāi)性強、有證據效力等特點(diǎn),可以幫助和引導專(zhuān)利權人或利害關(guān)系人有效行使專(zhuān)利權,減少不必要的糾紛和盲目維權。


然而筆者在實(shí)務(wù)工作中發(fā)現,實(shí)用新型專(zhuān)利權評價(jià)報告對于專(zhuān)利的穩定性評價(jià)并不都是客觀(guān)準確的,具體體現在以下兩方面:


一方面,評價(jià)報告顯示“未發(fā)現存在不符合授予專(zhuān)利權條件的缺陷”,專(zhuān)利權人在維權過(guò)程中專(zhuān)利卻被專(zhuān)利局宣告無(wú)效了。這種情況很常見(jiàn),例如無(wú)效請求人檢索到了評價(jià)報告沒(méi)有記載的專(zhuān)利文獻或者網(wǎng)絡(luò )公開(kāi)證據,并用此證據評價(jià)涉案專(zhuān)利的新穎性或創(chuàng )造性,最終得出專(zhuān)利被宣告無(wú)效的結論。


另一方面,評價(jià)報告顯示全部權利要求或部分權利要求“不符合授予專(zhuān)利權的條件”,但在無(wú)效宣告程序中,利用評價(jià)報告中引用的對比文件卻無(wú)法得到相關(guān)權利要求被宣告無(wú)效的結論。


也就是說(shuō)評價(jià)報告的結論與無(wú)效宣告請求審查結論并不總是呈現一致性或者正相關(guān)性,下面結合兩個(gè)案例對后一種情況進(jìn)行探討。


二、案例分析


根據現行專(zhuān)利法第第四十五條規定:自國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)公告授予專(zhuān)利權之日起,任何單位或者個(gè)人認為該專(zhuān)利權的授予不符合本法有關(guān)規定的,可以請求專(zhuān)利復審委員會(huì )宣告該專(zhuān)利權無(wú)效。從該條規定可以看出,無(wú)效宣告制度的目的是防止因專(zhuān)利審查的局限性導致不符合授權條件的專(zhuān)利申請被授予專(zhuān)利權的情況發(fā)生。如果涉案專(zhuān)利有出具過(guò)專(zhuān)利權評價(jià)報告并且認定該專(zhuān)利權穩定性不夠的記錄,請求人一般在無(wú)效宣告過(guò)程中會(huì )參考該評價(jià)報告提起無(wú)效宣告請求。如上所述,評價(jià)報告的結論與無(wú)效宣告請求審查結論并不總是呈現一致性或者正相關(guān)性,都有哪些因素導致了這一現象的出現,下面先通過(guò)兩個(gè)案例進(jìn)行了解。


1、案例1--“煤礦用自吸過(guò)濾式防塵口罩的過(guò)濾元件”實(shí)用新型專(zhuān)利無(wú)效案


2018年6月29日,唐山市唐豐工業(yè)防護制品有限公司擁有的專(zhuān)利號為201621420959.1、專(zhuān)利名稱(chēng)為“煤礦用自吸過(guò)濾式防塵口罩的過(guò)濾元件”的實(shí)用新型專(zhuān)利權被他人提起了無(wú)效宣告請求。


該專(zhuān)利在被提起無(wú)效宣告請求之前向國家知識產(chǎn)權局請求作出過(guò)專(zhuān)利權評價(jià)報告,評價(jià)報告的結論為“全部權利要求1-6不符合授予專(zhuān)利權條件”;具體評述理由為:


權利要求1與對比文件1(CN205082708U)的區別在于:(1)權利要求1的靜電纖維有三層,分別是植入負電荷靜電纖維,用于捕集帶有正電荷的灰塵的負電層;植入正電荷靜電纖維,用于捕集帶有負電荷的灰塵的正電層;植入正負電荷疏水靜電纖維,用于捕集帶有正負電荷的灰塵的正負電層;(2)權利要求1的無(wú)紡布選用凹凸狀,用于降低灰塵附著(zhù)力;權利要求1中的熔噴過(guò)濾布,用于氣固兩相流動(dòng)時(shí),將不帶電荷的灰塵固體顆粒從氣流中分離出去;權利要求1中的灰塵為煤塵、矽塵、水泥塵。


對于上述區別特征(1),對比文件2(CN204261474U)公開(kāi)了一種高效空氣凈化用復合濾料,其包括疊加并固定為一體的一層經(jīng)化學(xué)處理表面帶正電的濾布(相當于正電層)和一層經(jīng)化學(xué)處理表面帶負電的濾布(相當于負電層),還可根據需要設置疊加層數,層數越多過(guò)濾效果越好,本復合濾料相鄰兩層濾布上所帶的電荷性質(zhì)相反,分別為正-負-正-負-正-負;帶正、負電荷的濾布的交替疊加順序不影響濾料的過(guò)濾效果,即各層電荷性質(zhì)還可為負-正-負-正-負-正”(對比文件2中的一個(gè)正電層和一個(gè)負電層的組合相當于權利要求1的正負電層),因此,對比文件2公開(kāi)了上述區別技術(shù)特征(1);


對于區別特征(2),用于煤礦等惡劣環(huán)境的口罩宜選用有利于降低灰塵附著(zhù)力的形狀、材料,是本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識;口罩中的熔噴過(guò)濾布,可用于氣固兩相流動(dòng)時(shí)將不帶電荷的灰塵固體顆粒從氣流中分離出去,也是本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識;口罩的使用環(huán)境中的灰塵包括煤塵、矽塵、水泥塵,也是本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識;即區別特征(2)是本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識。


評價(jià)報告最終得出結論是:本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1的基礎上結合對比文件2和本領(lǐng)域的公知常識獲得權利要求1的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的,權利要求1不具備實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步,不具備專(zhuān)利法第22條第3款規定的創(chuàng )造性。


在無(wú)效宣告程序中,請求人用專(zhuān)利權評價(jià)報告中提到的證據1(CN205082708U)結合證據2(CN204261474U)并結合公知常識主張了涉案專(zhuān)利權利要求1不具備創(chuàng )造性,不符合專(zhuān)利法第22條第3款的規定。專(zhuān)利復審委員會(huì )認為,證據1公開(kāi)了紡粘無(wú)紡布外層-熔噴材質(zhì)過(guò)濾層-高靜電纖維濾材-活性炭層-紡粘無(wú)紡布內層的五層過(guò)濾層設置結構,相對于權利要求1的凹凸狀無(wú)紡布-負電荷靜電纖維-正電荷靜電纖維-正負電荷靜電纖維-熔噴過(guò)濾布的五層過(guò)濾層設置結構,存在三方面的區別:(1)涉案專(zhuān)利首層為凹凸狀無(wú)紡布;(2)兩者靜電層具體設置不同;(3)五層過(guò)濾層設置順序不同。關(guān)于區別點(diǎn)的總結,專(zhuān)利復審委員會(huì )較之于評價(jià)報告增加了上述區別特征(3);


關(guān)于區別技術(shù)特征的評述方面,合議組認為:(1)請求人給出的證據和說(shuō)明不足以證明首層選用凹凸狀無(wú)紡布以減少灰塵的附著(zhù)力是本領(lǐng)域常規技術(shù)手段;(2)證據2公開(kāi)了靜電纖維層設置為負-正-負-正,但未公開(kāi)正負電荷同設在同一層的具體設置,且證據2是一種用于通風(fēng)換氣系統的空氣凈化復合濾料,針對的過(guò)濾對象是成分構成明確的特定空氣污染物,主要為顆粒物、氣態(tài)污染物、微生物三大類(lèi);而本專(zhuān)利是煤礦用自吸過(guò)濾式防塵口罩,其所針對的過(guò)濾對象是煤塵、矽塵、水泥塵等顆粒物;因此證據2未公開(kāi)權利要求1的靜電纖維層具體設置。


合議組最終給出結論,相對于請求人主張的證據1與證據2以及公知常識的結合,權利要求1的技術(shù)方案具有創(chuàng )造性,符合專(zhuān)利法第22條第3款的規定【4】。


在該案例中,無(wú)效宣告請求審查決定和專(zhuān)利權評價(jià)報告在諸多方面認定存在不同;首先,在最接近的對比文件公開(kāi)的內容認定方面二者存在差異;其次,在證據的使用環(huán)境方面二者認定也存在差異;再次,在區別特征是否被公開(kāi)方面二者認定存在差異。最終導致得出了相反的結論。


2、案例2--“一種攝影器材支撐桿”實(shí)用新型專(zhuān)利無(wú)效案


2018年8月16日中山艾思特攝影科技有限公司擁有的專(zhuān)利號為201621340247.9、專(zhuān)利名稱(chēng)為“一種攝影器材支撐桿”的實(shí)用新型專(zhuān)利被他人提起了專(zhuān)利無(wú)效宣告請求。


該專(zhuān)利在無(wú)效宣告請求之前也向國家知識產(chǎn)權局請求作出過(guò)專(zhuān)利權評價(jià)報告,評價(jià)報告的結論為“全部權利要求1-9不符合授予專(zhuān)利權條件”。具體評述理由為:權利要求1與對比文件1(CN204664806U)相比,區別特征在于:護套包括穿設在所述定位通孔內的至少一定位部,所述定位部的兩端均固定在主體部上;對于該區別技術(shù)特征,評價(jià)報告認為為了提高主桿體和套體之間連接的牢固性,本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到在護套上設置穿設在定位通孔內的至少一定位部,所述定位部的兩端均固定在主體部上。也就是說(shuō)評價(jià)報告用本領(lǐng)域的公知常識去評述了該區別特征從而認為涉案專(zhuān)利權利要求1不具備創(chuàng )造性。


在無(wú)效程序階段,請求人用專(zhuān)利權評價(jià)報告中提到的兩篇證據結合公知常識主張了涉案專(zhuān)利權利要求1不具備創(chuàng )造性。專(zhuān)利復審委員會(huì )認為:將最接近的對比文件公開(kāi)的內容與權利要求1的技術(shù)方案相比,兩者的區別在于“主桿體上開(kāi)設有至少一定位通孔,所述的護套包括穿設在所述定位通孔內的至少一定位部,所述定位部的兩端均固定在主體部上;所述的主桿體包括固定在內芯上的至少一定位件,所述的定位通孔開(kāi)設在定位件上”。對于該區別技術(shù)特征,專(zhuān)利復審委員會(huì )認為:證據2(CN204664806U)并未公開(kāi)在金屬桿上設置定位件,在定位件上開(kāi)始定位通孔并在護套上設置穿設在定位通孔內的定位部的內容;請求人并未提出充分的理由或證據證明上述區別特征屬于本領(lǐng)域的公知常識,且上述區別特征使得本專(zhuān)利的攝影器材支撐桿具有護套不易出現撕裂和松脫、結構牢固、不易損壞、延長(cháng)了使用壽命的技術(shù)效果,因此本專(zhuān)利權利要求1的技術(shù)方案相對于對比文件及公知常識的結合具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步,符合專(zhuān)利法第22條第3款的規定【5】。


在該案例中,專(zhuān)利權評價(jià)報告僅用證據2(CN204664806U)和公知常識的結合就得出權利要求1不具備創(chuàng )造性的評述。而在無(wú)效宣告程序中,用其他對比文件結合證據2和公知常識也未能將涉案專(zhuān)利權利要求1無(wú)效,并且評價(jià)報告和無(wú)效宣告請求審查決定對于證據2公開(kāi)內容的認定方面也有區別。


三、實(shí)用新型專(zhuān)利權評價(jià)報告與無(wú)效宣告請求審查決定結論不一致因素探討


上述兩個(gè)案例中,都是用同樣的證據在專(zhuān)利權評價(jià)報告和無(wú)效宣告請求審查決定卻得出完全相反的結論。筆者認為包含如下因素:


1、作出評價(jià)報告的部門(mén)與專(zhuān)利復審委員會(huì )對于技術(shù)方案的了解程度不同


通過(guò)上述案例可知,作出專(zhuān)利權評價(jià)報告的審查員可能對相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)并不是十分了解,也沒(méi)有渠道與專(zhuān)利權人進(jìn)行交流討論,最終作出了權利要求不具備創(chuàng )造性的結論;而專(zhuān)利復審委員會(huì )在做出審查結論前一般都會(huì )經(jīng)過(guò)聽(tīng)證程序,也即無(wú)效宣告的口頭審理程序,充分聽(tīng)取請求人和專(zhuān)利權人雙方的陳述申辯,并對于相關(guān)技術(shù)問(wèn)題請雙方釋明,必要的時(shí)候可以進(jìn)行物證演示以及相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家出席口頭審理輔助案件審查【6】。因此,二部門(mén)對于案件技術(shù)方案的深度和廣度有一定差別。


2、證據公開(kāi)的內容認定方面尺度不同


作出專(zhuān)利權評價(jià)報告的審查員在證據的選取和對比文件1公開(kāi)內容認定方面主觀(guān)性較強,對于區別特征的認定采取了較寬的尺度;專(zhuān)利復審委員會(huì )在證據公開(kāi)的內容方面由于存在請求人和專(zhuān)利權人雙方的辯論而審查較為嚴格,區別技術(shù)特征的認定也較為全面。因此,證據公開(kāi)的內容方面專(zhuān)利復審委員會(huì )認定較為嚴格。


3、公知常識證據的認定尺度不同


作出專(zhuān)利權評價(jià)報告的審查員在創(chuàng )造性評價(jià)方面對于公知常識的運用尺度較大,很多區別技術(shù)特征直接用本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識進(jìn)行了評述,對于公知常識類(lèi)的證據也不具備舉證責任。專(zhuān)利復審委員會(huì )在公知常識證據的認定方面相對尺度會(huì )嚴格一些:一方面,其作為案件的居中裁判者角色,需要讓請求人提供公知常識類(lèi)的證據支持其主張,在請求人無(wú)法提供相關(guān)證據的情況下要承擔對自己不利的后果【7】,另一方面,合議組認定某個(gè)特征為公知常識時(shí),需要詳細論述理由。因此,在公知常識證據的認定方面專(zhuān)利復審委員會(huì )更為謹慎。


4、得出結論的時(shí)限不同


根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第57條的規定:國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)應當自收到專(zhuān)利權評價(jià)報告請求書(shū)后2個(gè)月內作出專(zhuān)利權評價(jià)報告。由于法定期限只有2個(gè)月,所以在申請量大而人員少的情況下,做檢索、做分析、寫(xiě)評價(jià)報告,整個(gè)流程下來(lái)時(shí)間上稍顯緊張【8】;而專(zhuān)利法、實(shí)施細則、審查指南對于專(zhuān)利復審委員會(huì )審理實(shí)用新型專(zhuān)利無(wú)效案件并沒(méi)有嚴格的時(shí)限要求,一般自收案之日起4-6個(gè)月可以結案,所以有較為充裕的時(shí)間了解案情,充分討論之后再做出審查結論。因此,無(wú)效宣告請求審查決定較之于專(zhuān)利權評價(jià)報告具有更充分的審查時(shí)間。


5、得出結論的程序和結論的法律性質(zhì)不同


如上所述,專(zhuān)利權評價(jià)報告是國家知識產(chǎn)權局單方面作出的,出具過(guò)程沒(méi)有經(jīng)過(guò)與當事人的會(huì )晤,無(wú)法深入了解涉案專(zhuān)利的技術(shù)方案,其本身也不屬于行政機關(guān)的具體行政行為,只能視為“審理、處理專(zhuān)利侵權糾紛的證據”,不具有可訴性。而無(wú)效宣告請求審查決定作出前,專(zhuān)利復審委員會(huì )要組織雙方進(jìn)行口頭審理,舉證質(zhì)證、演示實(shí)物,合議組成員可以就有關(guān)事實(shí)和證據向當事人或者證人提問(wèn),也可以要求當事人或者證人作出解釋【9】,甚至邀請相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家出席口頭審理輔助案件審查;審查結論是對無(wú)效宣告程序雙方以及公眾都具有法律效力的決定,本身具有可訴性。因此,無(wú)效宣告請求審查決定較之于專(zhuān)利權評價(jià)報告具有更科學(xué)的程序保障和法律基礎。


四、總結


國家知識產(chǎn)權局作出的專(zhuān)利權評價(jià)報告和專(zhuān)利復審委員會(huì )作出的無(wú)效宣告請求審查決定均涉及對涉案專(zhuān)利穩定性的評價(jià),但是出于多種因素,二者在審查結論方面有時(shí)存在一些差異甚至矛盾。這些因素包括對于技術(shù)方案的了解程度不同、證據公開(kāi)的內容認定方面尺度不同、公知常識證據的認定尺度不同、得出審查結論的時(shí)限不同、得出結論的程序和結論性質(zhì)不同等。


當權利人或利害關(guān)系人發(fā)現獲得的評價(jià)報告顯示為“不符合授予專(zhuān)利權的條件”時(shí),要詳細分析評價(jià)報告中引用的對比文件,看其是否能夠公開(kāi)涉案專(zhuān)利的技術(shù)方案,不能因為專(zhuān)利權評價(jià)報告顯示為“負面”的,就認為專(zhuān)利不具備創(chuàng )造性,從而放棄無(wú)效答辯的機會(huì )。


另外,在當今互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,線(xiàn)上銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)已經(jīng)成為了一種潮流或趨勢,如果想在線(xiàn)上平臺進(jìn)行專(zhuān)利侵權投訴,一份“正面”的評價(jià)報告至關(guān)重要,當權利人的評價(jià)報告呈現“負面”時(shí),一定要認真分析論證過(guò)程,詳細分析評價(jià)報告中引用的對比文件,看其是否能夠公開(kāi)涉案專(zhuān)利的技術(shù)方案,如果發(fā)現評價(jià)報告對涉案專(zhuān)利的技術(shù)方案理解有偏差或者引用的對比文件沒(méi)有公開(kāi)相應技術(shù)特征或者公知常識的評述不正確,要積極運用法律賦予的權利申請更正,通過(guò)分析審查員的證據和評述有理有據地向審查員解釋涉案專(zhuān)利的技術(shù)方案,反駁其評述不正確的地方,爭取換來(lái)一個(gè)“正面”的結果,而不是放任該不利結果的生效【10】。


 


注釋?zhuān)?/strong>

【1】現已更名為:國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局復審和無(wú)效審理部;為使讀者閱讀方便,本文仍使用原名稱(chēng);

【2】2000年修訂的《專(zhuān)利法》第五十七條第二款;

【3】2008年修訂的《專(zhuān)利法》第六十一條第二款;

【4】第37823號無(wú)效宣告請求審查決定書(shū);

【5】第38755號無(wú)效宣告請求審查決定書(shū);

【6】2010年修訂的《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第七十條;

【7】2010年修訂的《專(zhuān)利審查指南》第四部分第八章,無(wú)效宣告程序中有關(guān)證據問(wèn)題的規定;

【8】2010年修訂的《專(zhuān)利審查指南》第五部分第十章,專(zhuān)利權評價(jià)報告;

【9】2010年修訂的《專(zhuān)利審查指南》第四部分第四章,復審和無(wú)效宣告程序中有關(guān)口頭審理的規定;

【10】2010年修訂的《專(zhuān)利審查指南》第五部分第十章,專(zhuān)利權評價(jià)報告。


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作者:劉林敬 北京超成律師事務(wù)所

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君


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官宣!首屆“全球科技創(chuàng )新與知識產(chǎn)權總裁研修班”招生簡(jiǎn)章


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